美國最高法院審理中極其少見的商標權追溯案

美國最高法院本周開始審理一起涉及 “追溯”行為的商標糾紛案,法院近90年沒有接觸過此問題。

韓亞金融集團訴韓亞銀行一案涉及的是商標法律製度中的一個技術性理論,即商標權利人可追溯相似商標中的在先權利以賦予後續商標優先權。

法院允許追溯,以保護商標所有者在每次略微更改商標時不會失去優先權,但隻有在“極其狹隘”的情況下當商標在“法律上是等同的”才能適用該原則。

美國最高法院將於12月3日審理此案,並將討論追溯裁定是法官負責的法律問題(a question of law)還是陪審團負責的事實問題(a question of fact)。

霍尼曼(Honigman)律師事務所的安裏薩.克萊默(Anessa Kramer)說:“韓亞金融集團訴韓亞銀行一案很可能會引起研究商標的學者和從業者的興趣,因為它涉及‘追溯’問題,以及追溯裁定到底是法官負責的法律問題還是陪審團負責的事實問題。追溯是一個法律理論,允許商標所有者‘追溯’相似商標中的在先權以給予後續商標優先權。”

現有糾紛涉及兩家韓國金融機構,鬥爭的重點是“韓亞”(hana)這個詞,該詞在韓語中的意思是“第一”或“唯一”。

具體而言,原告韓亞金融集團聲稱它在1995年就開始使用“HanaFinancial”(韓亞金融)商標,而被告韓亞銀行直到2000年才開始使用“Hana World Center”(韓亞世界中心)商標,因此韓亞金融集團享有使用在先權利。

但是,被告辯稱它在1994年就開始使用“Hana Overseas Korean Club”(韓亞海外韓國俱樂部)商標,因此它建立了優先權,該使用商標可被追溯至所使用的“Hana World Center”商標。

韓亞銀行和國際商標協會(INTA)強烈要求法院裁定追溯是一個有關先有商標和現有商標是否塑造了相同的商業印象的事實性問題。

INTA稱2014年10月發布的一份法庭之友簡報稱追溯應該是一個基於消費者印象的事實問題,因為按理說這是隨著時間推移評估商標持續性的最佳方式。法院在追溯案件中的作用是裁定被追溯的商標根據適用商標法原則是否享有可持續的商標保護。如果類此保護不存在法律障礙,追溯問題應交由事實認定人來決定商標是否塑造了相同的商業印象。INTA補充說:“美國第九巡回上訴法院的裁定應得到肯定。”

加利福尼亞州的一名聯邦法官在2011年6月將上述問題提交給了陪審團,陪審團發現韓亞銀行並未侵犯韓亞金融集團的商標,因為前者可將“Hana Bank”(韓亞銀行)的使用追溯至“Hana Overseas Korean Club”的優先權日。

2013年11月,美國第九巡回上訴法院肯定上述裁定,指出此問題涉及大量事實,呈遞給陪審團是適當的。

法院裁定,陪審員“可合理判定在整個相關時間段,這些服務的普通購買者擁有一種連貫性的印象,即被廣而告之的服務是由韓亞銀行提供的,而且其商標之間沒有重大差別。”

韓亞金融集團在2014年4月申請上級法院下達訴訟文件移送命令,稱第九巡回上訴法院的先例使之“無力”推翻陪審團的裁定,即“巡回法院應無法容忍將追溯問題作為法律問題”。

“由於巡回法院在重要的法律問題上出現分歧,而且法院在影響案件結果的處理方式上出現錯誤,所以上級法院進行審查是合理的。”

哥倫比亞大學法學教授羅納德.曼(Ronald Mann)在美國最高法院的博客上說自卡爾文.柯立茲(Calvin Coolidge)總統執政後法院就沒有討論過這個問題,當事方在建構應呈現的論據上要花很大力氣。

羅納德.曼說:“當看到韓亞金融集團訴韓亞銀行的案名時,無疑此案是一場商標糾紛。它讓大法官重新思考一個基本問題,因為它涉及一個近90年來法院從未思考過的商標法領域。上一個有關該問題的裁定是由大法官霍爾姆斯作出的。”